(03.07.2018) Das internationale Patentrecht ist ziemlich verzwickt – das lernten unlängst auch die Patentanwälte von Broad Institute, MIT und Harvard bei dem Versuch, CRISPR/Cas9 in Europa zu patentieren.
Das Europäische Patentamt (EPA) hat am 17. Januar 2018 ein Patent auf eine vom Broad Institute, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Harvard University entwickelte CRISPR/Cas9-Geneditierungstechnik widerrufen.
CRISPR/Cas ist ein Akronym für ein natürliches bakterielles Abwehrsystem gegen Vireninfektionen, das seit den späten 1980er Jahren erforscht wird. Es kann in die Bakterienzelle eingedrungene virale DNA spezifisch erkennen und durch Zerschneiden deaktivieren. Im Jahr 2012 veröffentlichten Jennifer Doudna von der University of California (Berkeley) und Emmanuelle Charpentier von der Umea University (Schweden) eine einfache Methode zur Programmierung des bakteriellen CRISPR/Cas-Systems. Diese ermöglicht es, beliebige DNA äußerst effizient und mit hoher Präzision zu schneiden und deren Sequenz selektiv zu verändern – sogenanntes Genome Editing.
Die als CRISPR/Cas9-Technik oder populär auch als „Genschere“ bekannt gewordene Methode wurde von wissenschaftlichen Fachzeitschriften als wichtigster Durchbruch der Forschung im Jahr 2015 bezeichnet. Die potentiellen Anwendungsmöglichkeiten sind aufgrund der Einfachheit und Präzision enorm beispielsweise in der Pflanzenzüchtung, zur Krebsbehandlung oder zur gentechnischen Keimbahntherapie. Biotechnologie-Firmen unternehmen deshalb große Anstrengungen, eigene CRISPR/Cas9-Technologien zu entwickeln und zu patentieren, um sich einen Anteil an diesem entstehenden Markt zu sichern.
Das Broad Institute, das MIT und Harvard mussten nun einen herben Rückschlag bei der Patentierung ihrer CRISPR/Cas9-Technik hinnehmen: Ihr europäisches Patent EP2771468 wurde am 17. Januar im Einspruchsverfahren vor dem EPA widerrufen. Besonders ärgerlich dürfte für die Patentinhaber sein, dass der Widerruf in erster Linie auf einen formellen Fehler bei der Patentanmeldung zurückzuführen ist, der sich im Einspruchsverfahren im Nachhinein fatal ausgewirkt hat.
Das internationale Patentrecht sieht vor, dass innerhalb von zwölf Monaten nach Einreichung einer ersten Patentanmeldung für die Einreichung einer späteren Anmeldung der gleichen Erfindung in einem anderen Land, der Anmeldetag (die „Priorität“) der ersten Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Eine beanspruchte Priorität hat zur Folge, dass die spätere Anmeldung den Anmeldetag der ersten Anmeldung bekommt. Sämtliche technischen Entwicklungen, die im Zeitraum zwischen dem Prioritätsdatum und dem Anmeldedatum der späteren Anmeldung liegen, dürfen von den Patentämtern bei der Prüfung auf Patentierbarkeit nicht berücksichtigt werden. Dieses Prioritätsrecht steht dem Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger zu.
Das Broad Institute, das MIT und Harvard hatten die Prioritäten von zwölf „US Provisional Applications“ für ihre europäische Anmeldung beansprucht. Bereits während des Prüfungsverfahrens war das EPA von anonymer Seite auf Probleme mit zwei beanspruchten Prioritäten aufmerksam gemacht worden; schließlich wurde das Patent aber doch erteilt.
Gegen das Patent wurden neun Einsprüche erhoben, wobei neben einer Reihe von Einspruchsgründen auch erneut die Wirksamkeit einiger der beanspruchten Prioritäten in Frage gestellt wurde. Die Einspruchsabteilung des EPA stellte schließlich fest, dass die Patentinhaber nicht berechtigt waren, die Priorität von vier der zwölf „US Provisional Applications“ zu beanspruchen. Das europäische Patentrecht verlangte dass für eine spätere Patentanmeldung, die Priorität einer früheren Anmeldung nur beansprucht werden könne, wenn die Anmelder identisch seien oder, sofern es weniger Anmelder wären, dass die Übertragung der Prioritätsrechte der ausgeschiedenen Anmelder auf die übrigen Anmelder nachgewiesen würde. Eine solche Übertragung müsse aus Gründen der Rechtssicherheit außerdem vor der Einreichung der späteren Anmeldung erfolgen, eine rückwirkende Übertragung sei ausgeschlossen.
Einige der Mitanmelder der betreffenden vier „US Provisional Applications“ fehlten bei der späteren europäischen Patentanmeldung. Die Patentinhaber konnten die Übertragung ihrer Prioritätsrechte nicht nachweisen beziehungsweise die Rechteübertragung war verspätet erfolgt, das heißt erst nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung. Die Einspruchsabteilung sah daher diese vier Prioritäten, darunter die beiden mit den frühesten Prioritätsdaten, als nicht wirksam beansprucht an. Als Folge wurde nun eine Anzahl von Druckschriften „vorveröffentlichter Stand der Technik“, wodurch die Gegenstände sämtlicher Patentansprüche mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit unpatentierbar wurden.
Die Patentinhaber hatten vergeblich argumentiert, dass nach US-amerikanischem Patentrecht, anders als nach europäischem, der Status als Anmelder stets dem jeweiligen Beitrag zur Erfindung entspräche. Daher könne ein Mitanmelder einer „US Provisional Application“ nicht Mitanmelder einer späteren Anmeldung sein (wie in den betreffenden Fällen behauptet), wenn diese zusätzliche Anmeldung Gegenstände beträfe, an deren Erfindung er nicht beteiligt gewesen sei. Es sei daher auch möglich, dass im Laufe des US-Prüfungsverfahrens Anmelder ausschieden, wenn ihr Anteil an der Erfindung nicht mehr beansprucht würde. Das Prioritätsrecht müsse daher nach dem nationalen (das heißt US-amerikanischen) Recht beurteilt werden.
Die Einspruchsabteilung vertrat jedoch die Auffassung, dass das Prioritätsrecht im Rahmen des eigenständigen europäischen Patentrechts beurteilt werden müsse und die darin vorgesehenen Bestimmungen nicht durch Anwendung nationalen Rechts aufgehoben werden könnten. Das europäische Patentsystem sähe keine unterschiedliche Behandlung von Prioritätsrechten an unterschiedlichen Erfindungsgegenständen vor, die von unterschiedlichen Anmeldern erworben wurden. Außerdem habe das EPA nicht die Kompetenz, nach US-Recht über die Rechte auf eine Erfindung zu entscheiden.
In der Zwischenzeit wurde Beschwerde gegen die Widerrufsentscheidung eingelegt. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, sodass der Widerruf noch nicht rechtskräftig ist. In einer Presseerklärung vom 17. Januar 2018 vertrat das Broad Institute die Auffassung, dass das Prioritätskonzept des EPA nicht im Einklang mit internationalen Verträgen stehe, die auf die Harmonisierung des internationalen Patentierungsprozesses abzielten; und dass viele prominente Patentrechtsexperten diese Position unterstützten.
Die Chancen dürften jedoch gering sein, dass die Technische Beschwerdekammer des EPA die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufheben wird. Dies würde eine radikale Abkehr von der etablierten Rechtsprechung und Praxis des EPA bedeuten. Es ist daher auch wahrscheinlich, dass die Rechtssache an die Große Beschwerdekammer des EPA als höchste Rechtsinstanz des europäischen Patentsystems verwiesen wird, deren Entscheidung für die Technische Beschwerdekammer dann bindend wäre.
Für das Broad Institute, das MIT und Harvard steht viel auf dem Spiel: Es gibt insgesamt zehn europäische Anmeldungen, welche die Prioritäten der beiden „US Provisional Applications“ mit den frühesten Prioritätsdaten beanspruchen, die allesamt das gleiche Schicksal erleiden könnten, wenn die Beschwerde erfolglos bliebe.
Der Ausgang des Beschwerdeverfahrens ist darüber hinaus aber auch von grundlegender Bedeutung, da es noch viele andere europäische Patente geben dürfte, welche die Prioritäten von „US Provisional Applications“ beanspruchen und die in zukünftigen Einspruchsverfahren das gleiche Schicksal erleiden könnten, wenn sich herausstellt, dass Prioritäten aus den gleichen Gründen nicht wirksam beansprucht wurden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass noch vor anderen Patentämtern ähnliche Konsequenzen drohen.
Sollte es bei dem Widerruf bleiben, dürfte dies auch Einfluss auf die künftige Einspruchspraxis haben. Bei der Vorbereitung von Einsprüchen gegen störende Patente haben sich die Einsprechenden bisher mehr oder weniger darauf konzentriert, den technischen Inhalt der Voranmeldungen, deren Priorität beansprucht wurde, akribisch mit dem des Streitpatents zu vergleichen. Einsprechende könnten so möglicherweise technische Merkmale in den Patentansprüchen finden, die sich nicht in der ersten Anmeldung auffinden lassen und somit nicht durch das Prioritätsrecht abgedeckt sind. Dann würde es sich nicht mehr um die „gleiche Erfindung“ handeln – die Priorität wäre unwirksam. Dies könnte dann zur Folge haben, dass im Zeitraum zwischen Prioritäts- und Anmeldedatum veröffentlichte Dokumente „zum Stand der Technik“ werden und damit patenthindernd würden. In Zukunft wird bei der Überprüfung europäischer Patentanmeldungen, welche die Priorität von „US Provisional Applications“ beanspruchen, ein besonderes Augenmerk auch auf die Erfüllung der formellen europäischen Erfordernisse für die wirksame Beanspruchung einer Priorität gerichtet werden.
Die Patentinhaber sind hier letztendlich über die unterschiedliche rechtliche Einordnung der Erfinder- beziehungsweise Anmeldereigenschaft zwischen dem US-amerikanischen und dem europäischen Patentrecht gestolpert. Nach dem US-Patentrecht ist für die Prioritätsbeanspruchung ausreichend, dass die frühere und die spätere Anmeldung zumindest einen gemeinsamen Erfinder haben. Wenn ein Erfinder nach dem US-Recht also nur zu einem Teil zur Erfindung beigetragen hat, hat er über seinen Beitrag hinausgehend keine Prioritätsrechte daran und eine formelle Rechtsübertragung ist konsequenterweise nicht erforderlich, da es nichts zu übertragen gibt. Das europäische Patentrecht stellt dagegen auf den Status als Anmelder ab und sieht mehrere Erfinder als eine Gemeinschaft an, der das Recht an der Erfindung und damit auch das Prioritätsrecht gemeinschaftlich zusteht. Es ist nach europäischem Patentrecht nicht möglich, einzelnen Erfindern einen realen Bruchteil an einer Erfindung, etwa in Form bestimmter Patentansprüche mit genau abgegrenzten Rechten, zuzuordnen.
In einer Pressemitteilung vom 15. Januar 2018, die während der mündlichen Verhandlung am 17. Januar beim EPA eingereicht wurde, hatte das Broad Institute mitgeteilt, dass man sich zwischenzeitlich mit der Rechtsnachfolgerin (die Rockefeller University) eines der Mitanmelder (Luciano Marraffini) der kritischen „US Provisional Applications“ geeinigt habe: Die für die späteren Nachanmeldungen angegebenen Erfinder würden nicht geändert werden (hiervon betroffen war auch das mit dem Einspruch angegriffene Patent). Die Einspruchsabteilung wies die Eingabe als verspätet zurück und berücksichtigte sie in ihrer Entscheidung nicht.
Abgesehen davon hätte die Eingabe aber auch sachlich nicht zu einer anderen Entscheidung führen können. In der betreffenden Presseerklärung hält die Rockefeller University nach wie vor daran fest, dass ihr Fakultätsmitglied Luciano Marraffini an den relevanten Patentanmeldungen des Broad Institute als Miterfinder beteiligt gewesen sei. Nach europäischem Verständnis ist das Erfinderrecht außerdem ein höchstpersönliches Recht, das mit der Erfindung entsteht und unveräußerlich und unverzichtbar ist.
Eine Abkehr von der bisherigen europäischen Rechtspraxis würde für die Öffentlichkeit und insbesondere die Wettbewerber eine große Rechtsunsicherheit erzeugen, wenn nicht wirksam beanspruchte Prioritäten rückwirkend durch Vereinbarung zwischen den beteiligten Parteien „geheilt“ werden könnten. Verlässliche „Freedom-to-Operate“-Recherchen, die vor der Markteinführung eines Produktes üblicherweise durchgeführt werden, um potentielle Patentverletzungen möglichst zu vermeiden, wären nicht mehr möglich. Die Entwicklung des Beschwerdeverfahrens dürfte daher von Patentanwälten auf der ganzen Welt aufmerksam verfolgt werden.
Der geschilderte Fall zeigt auch eindringlich, wie wichtig es in Forschungskooperationen ist, möglichst frühzeitig die Erfinderschaft von Bediensteten der beteiligten Organisationen oder Unternehmen zu klären. Erfahrungsgemäß sind gerade im akademischen Bereich tätige Forscher allzu gerne bereit, sich mit anderen Kollegen auch außerhalb einer Kooperation auszutauschen. Dabei besteht natürlich immer die Gefahr, dass dadurch unerwünschte Miterfinderschaften begründet oder behauptet werden. Die gezielte Begründung von Miterfinderschaften kann auch Gegenstand taktischer Überlegungen von Kooperationspartnern sein, um sich so in einem späteren potentiellen Streitfall Lizenzgebühren zu ersparen.
Zur Vermeidung von Problemen mit Erfinderschaften kann nur geraten werden, die an einer Kooperation beteiligten Forscher frühzeitig für die möglichen patentrechtlichen Probleme zu sensibilisieren. Es muss außerdem eine straffe Organisation für die Bearbeitung potentieller Erfindungen etabliert werden. Jeder Erfinder muss wissen, an welche Stelle er seine Erfindung berichten muss. Bei dieser Stelle sollten auch standardisierte Meldeformulare bereitstehen, mit denen die relevanten Daten abgefragt werden. Dazu gehören beispielsweise auch Angaben zu beteiligten Mitarbeitern sowie zu Art und Umfang ihrer Mitarbeit. So wird in aller Regel verhindert werden können, dass im Nachhinein Streitigkeiten um Miterfinderschaft entstehen.
In diesem Zusammenhang kann auch nur ausdrücklich davor gewarnt werden, aus „Gefälligkeit“ oder sonstigen Gründen Personen als Miterfinder zu benennen, die tatsächlich nicht an der betreffenden Erfindung beteiligt waren. Dadurch entsteht eine Rechtsposition, die in einem späteren Streitfall schwierig zu beseitigen sein kann beispielsweise, weil sich der zu Unrecht benannte Erfinder weigert, ohne entsprechende Entschädigung auf seine formale Rechtsposition zu verzichten.
Ein immer wieder anzutreffender Fehler ist auch, bei Patentanmeldungen nicht Konzernmutter und Konzerntöchter auseinanderzuhalten. Die Konzernmutter kann nicht ohne weiteres die Priorität einer Patentanmeldung eines ihrer Tochterunternehmen für eine spätere eigene Anmeldung beanspruchen. Nach europäischem Recht muss das Prioritätsrecht vorher übertragen werden. War dies nicht der Fall, ist die beanspruchte Priorität unwirksam und es kann zu den geschilderten Folgen kommen.
Michael Schneider ist promovierter Biochemiker und selbständiger European Patent Attorney.